계열사 간 상표권 사용료, "경제적 합리성과 계약 해석이 중요"

대법원 2023. 5. 18. 선고 2018두33005 판결(대상판결 1)은 MBC(문화방송)가 자회사인 MBC아카데미로부터 상표권 사용료를 지급받지 않은 사안에 관한 것이고, 대법원 2023. 6. 1. 선고 2021두30679 판결(대상판결 2)에서는 호텔롯데가 롯데리아와 롯데면세점 관련 상표에 관하여 각각 상표권 사용료를 받아야 하는지 여부가 문제되었다.

따라서 판결은 2개이지만 MBC아카데미, 롯데리아, 롯데면세점 등 3개의 상표에 관한 사안이 다루어졌다.

MBC아카데미와 롯데리아의 사안에서는 계열사(자회사)가 상표권 가치 상승에 기여한 부분이 부당행위 계산부인 여부 내지 경제적 합리성 판단에 어떠한 영향을 미치는지 여부가 공통적으로 문제되었다.

다른 계열사가 등록한 상표를 사용하는 경우 대부분 자신의 매출 증가를 위하여 그 상표의 가치 상승을 위한 유․무형의 노력을 하게 마련이므로, 위와 같은 이슈는 계열사 상표가 사용되는 대부분의 사안에서 유사하게 나타난다.

이에 대하여 대법원은 공통적으로 "상표권자가 상표 사용자로부터 상표권 사용료를 지급받지 않았다는 이유만으로 곧바로 그 행위가 경제적 합리성을 결여하였다고 단정할 것은 아니고, 상표권 사용의 법률상·계약상 근거와 그 내용, 상표권자와 상표 사용자의 관계, 양 당사자가 상표의 개발, 상표 가치의 향상, 유지, 보호 및 활용과 관련하여 수행한 기능 및 그 기능을 수행하면서 투여한 자본과 노력 등의 규모, 양 당사자가 수행한 기능이 상표를 통한 수익 창출에 기여하였는지 여부 및 그 정도, 해당 상표에 대한 일반 수요자들의 인식, 그 밖에 상표의 등록·사용을 둘러싼 제반 사정 등을 종합적으로 고려하여 상표권자가 상표권 사용료를 지급받지 않은 행위가 과연 경제적 합리성을 결여한 비정상적인 것인지 여부를 판단하여야 한다"고 보았다.

다소 복잡해 보일 수 있지만, 결국 상표를 사용하는 계열사의 상표권 가치 상승에 대한 기여도가 높다면 상표권 사용료를 지급하지 않아도 된다는 말이라고 할 수 있다.

구체적으로 MBC아카데미 상표의 경우, 제1심은 MBC아카데미의 공익적인 대외 활동으로 인하여 MBC의 기업 이미지가 쇄신되고, MBC의 상표 가치가 상승되었다는 점을 중요하게 고려하여, MBC아카데미로부터 사용료를 받지 않아도 된다고 보았다.
그러나 원심(항소심)은 "MBC아카데미가 MBC의 상표를 사용하면서 상표 가치를 상승시키는 데에 일부 기여하는 역할을 하였다고 하더라도 그 대가를 지급하지 아니한 데에 합리성이 있다고 보려면 원고가 상표 사용료를 받는 것보다 MBC아카데미의 기여에 따른 상표 가치 상승으로 이익을 더 많이 받았어야 할 것"인데 그에 관한 증명이 없었다는 이유로 부당행위 계산부인의 성립을 인정하였고 대법원도 이러한 원심판결이 타당하다고 보았다(대상판결 1).

반면, 롯데리아 상표의 경우는 부당행위 계산부인의 성립이 부인되었다. 상표권자인 호텔롯데는 상표와 관련한 비용을 지출 하지 않은 반면, 롯데리아 측은 매년 상당한 액수의 광고선전비를 지출하였고 이러한 지출은 제품 판매와 함께 상표의 가치와도 직접 관련이 있어서 롯데리아 상표가 가지는 경제적 가치는 대부분 롯데리아 측에 의해서 형성되었고 보았기 때문이다(대상판결 2).

결국 "계열사의 기여로 인한 상표권 가치 상승"이라는 추상적 사실을 어떻게 증명할 것인지가 관건이라고 할 수 있는데, 광고홍보비 지출이 가장 흔하고 쉬운 증명방법일 것이지만 상표의 지속적이고 특별한 노출 등과 같은 행위도 상표권 가치 상승의 방법이 될 수 있을 것이다.

다만, 이러한 구체적 사실 없이 단순한 매출 증가 활동이나 공익활동으로 인한 이미지 상승만으로는 상표권 사용료를 받지 않은 행위가 경제적 합리성이 있다고 인정받기 어려울 것이다.

다음으로, 롯데면세점 상표의 경우는 호텔롯데가 면세점 관련 계열사들과 경영관리계약을 체결하고 광고, 홍보 및 판촉 관련 컨설팅 등의 활동을 총괄하고 영업이익의 일정 부분을 경영관리 수수료를 받고 있었던 사안에서, 경영관리 수수료에 상표권 수수료가 포함되어 있는지 아니면 별도로 상표권 수수료를 받아야 하는지가 문제되었다.

롯데리아 상표의 경우와 다르게 호텔롯데가 광고․홍보활동을 직접하고 있었으므로 계열사의 기여도가 문제되지 않지만, 경영관리 수수료가 지급되고 있다는 점에서 별도로 상표권 사용료를 지급받아야 하는지 여부가 검토된 것이다. 프랜차이즈 계약 등에 따라 계열사 간 서비스 제공과 함께 상표권 사용이 이루어지는 경우에 유사한 이슈가 발생할 수 있다.

이에 대하여 원심은 경영관리 계약이 계열사의 면세점 운영에 필요한 용역과 자산을 포괄적으로 제공하기 위한 것이라는 등의 사정을 근거로, 경영관리 수수료에 상표권 사용대가도 포함시키기로 하였다고 해석하는 것이 계약당사자의 합리적인 의사에 부합한다고 보았고, 대법원은 이러한 원심판결을 그대로 확정하였다(대상판결 2).

대상판결에서 알 수 있듯이, 계열사의 상표권을 사용하는 경우 상표권 사용료를 지급하여야 하는지는 일률적으로 판단하기 어렵다.

여러 고려사항이 있지만, 상표권의 경제적 가치가 형성된 과정과 상표를 사용하는 계열사의 기여도가 가장 중요할 것이며, 관련된 서비스 공급 관계가 있다면 그 서비스 대가에 상표권 사용료가 포함되는지도 살펴보아야 하며 결국 계약의 해석 문제로 귀결된다.

이러한 점에 관한 구체적인 기준이 제시되었다는 점에서 대상판결들은 실무적으로 중요한 의의가 있다. 대법원 2023. 5. 18. 선고 2018두33005 판결 / 대법원 2023. 6. 1. 선고 2021두30679 판결